《DIE SCHUTZFAHIGKEIT DER MARKE IN GROBBRITANNIEN UND DEN USA》

Einfuhrung1

Erster Teil Unterscheidmgskraft und Verkehrsgeltung im Markenrecht von Grofi-britanniert9

1. Kapitel Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim sachlichen Zeichenschutz nach passing off11

1 Die Einordnung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim Zeichenschutz nach passing off11

Ⅰ. Begriff und Bedeutung des passing off11

1. Sachlicher Zeichenschutz und passing off11

2. Die Klageform des passing off (passing off action)12

3. Der Inhalt des Rechtssatzes des passing off12

4. Die nach passing off geschutzten Zeichenformen15

Ⅱ. Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung als Voraussetzung fur den Zeichenschutz nach passing off16

1. Die Einordnung von Unterscheidungskraft und Verkehrs?geltung (Burberrys v. Cording)16

2. Die wettbewerbsrechtliche Natur des Zeichenschutzes nach passing off18

a) Indizien fiir die Gefahrdung des Goodwill18

b) Vor- und Nachteile der wettbewerbsrechtlichen Losung21

3. Zusammenfassung23

2 Einwendungen gegen die Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung der zu schiitzenden Marke24

Ⅰ. Der Einwand freier Benutzbarkeit (fchlende Schutzfahigkeit)24

1. Einwendungen gegen die Indizwirkung der Unterscheidungs?kraft24

a) Die Indizwirkung der von Haus aus vorhandenen Unter?scheidungskraft24

b) Die Abgrenzung der von Haus aus vorhandenen Unter?scheidungskraft26

aa) Der Blue Orchid case26

bb) Der Erect Form case27

c) Zusammenfassung27

2. Der Schutz der secondary meaning-Marke28

a) Das zeichenrechtliche secondary meaning28

b) Die Anwendung der secondary meaning-Doktrin auf Wort-zeichen30

aa) Beschaffenheitsangaben30

bb) Familiennamen und geographische Angaben33

c) Zusammenfassung36

3. Die Ubertragbarkeit der secondary meaning-Doktrin auf an- dere Zeichenformen37

a) Allgemeines37

b) Die Schutzfahigkeit von Produktformen, Behaltern, Ver-packungen und Farbgebungen37

aa) Produktformen37

bb) Behalter, Verpackungen und ihre Farbgebung39

c) Zusammenfassung41

Ⅱ. Einwendungen gegen den Schutzbereich42

1. Nicht warenzeichenmaBige Verkehrsbekanntheit42

a) Der fehlende Hinweis auf einen bestimmtea Unternehmer42

b) Partielle Verkehrsbekanntheit des klagerischen Zeichens44

c) Der Verlust der Unterscheidungskraft45

aa) Die Entscheidung Ford v. Foster45

bb) Der Linoleum case46

d) Zusammenfassung47

2. Der Einwand nicht irrefiihrender Markenkollision48

a) Eigenstandige Unterscheidungskraft des beanstandeten Zei?chens48

b) Der Einwand fehlender Warengleichattigkeit49

aa) Die Warengleichartigkeit beim passing off49

bb) Der June case50

cc) Der Kodak case50

c) Zusammenfassung52

2. Kapitel Die Einordnung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim Anspruch auf formellen Zeichenschutz53

1 Die Unterscheidungskraft und der Gegenstand der Yorpriifung53

Ⅰ. Die Funktion der Unterscheidungskraft im formellen Zeichenrecht53

1. Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung als Vorpriifungs- kriterien53

2. Die Eintragung als Voraussetzung des formellen Zeichen- schutzes54

Ⅱ. Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung als Kriterien einer Interessenabwagung55

1. Der formelle Zeichenbegriff als globale Interessenabwagung55

a) Der formelle Zeichenbegriff als historisch bedingtes Kri-tecium55

b) Der formelle Zeichenbegriff in Sec. 68 TMA56

c) Zusammenfassung und Kritik57

2. Die Auswirkung des geteilten Markenregisters auf die Vor-prufungskriterien58

a) Die unterschiedlichen Rechtswirkungen der Eintragung58

b) Die praktische Bedeutung des geteilten Markenregisters59

3. Die Erstreckung der Wirkung der Eintragung auf Marken- bestandteile59

4. Dberblick iiber den Gang der weiteren Darstellung60

2 Die gesetzliche Umschreibung der Unterscheidungskraft60

Ⅰ. Die Legaldefinition in Sec. 9 und 10 TMA60

1. Der Wortlaut von Sec. 9 und 10 TMA60

2. Die Kritik der Markenpraxis an der Legaldefinition62

3. Der Ermessensspielraum bei der Auslegung von Sec. 9 und 10 TMA63

a) Die Entscheidungskompetenz des Patentamts63

b) Die Anerkennung der Ermessensentscheidungen dutch die Gerichte65

4. Die Vorprlifung und ihr zahlenmaBiger Hintergrund66

Ⅱ. Die Abgrenzung der Unterscheidungskraft mit Hilfe des Freihalte-bedlirfnisses68

1. Die Beriicksichtigung des Freihaltebediirfnisses im Marken- gesetz68

a) Die einschrankenden Kriterien in Sec. 9 (1) (d) TMA68

b) Das Freihaltebediirfnis an Zeichenbestandteilen (Sec. 14 TMA)68

c) Das Freihaltebediirfnis in Sec. 8 TMA69

d) Zusammenfassung70

2. Die Auslegung der Unterscheidungskraft mit Hilfe des Frei- haltebediirfnisses71

a) Der Yorkshire case71

b) Der ?W.G.? case72

c) Der Perfection case73

d) Zusammenfassung74

3. Die Konkretisierung des Freihaltebediirfnisses als Leitlinie fiir die weitere Darstellung74

Ⅲ. Die Subsidiaritat der Verkehrsgeltung76

1. Die Ersetzbarkeit von Haus aus fehlender Unterscheidungskraft durch den Nachweis tatsachlicher Unterscheidungskraft76

2. Die Grenzen der Ersetzbarkeit (Perfection-Doktrin)78

3. Die Folgerungen aus der Perfection-Doktrin80

4. Zusammenfassung und Vergleich mit der deutschen Marken?praxis zu§4 Abs. 3 WZG81

b) Der formelle Zeichenbegriff in Sec. 68 TMA56

c) Zusammenfassung und Kritik57

2. Die Auswirkung des geteilten Markenregisters auf die Vor-prufungskriterien58

a) Die unterschiedlichen Rechtswirkungen der Eintragung58

b) Die praktische Bedeutung des geteilten Markenregisters59

3. Die Erstreckung der Wirkung der Eintragung auf Marken- bestandteile59

4. Dberblick iiber den Gang der weiteren Darstellung60

2 Die gesetzliche Umschreibung der Unterscheidungskraft60

Ⅰ. Die Legaldefinition in Sec. 9 und 10 TMA60

1. Der Wortlaut von Sec. 9 und 10 TMA60

2. Die Kritik der Markenpraxis an der Legaldefinition62

3. Der Ermessensspielraum bei der Auslegung von Sec. 9 und 10 TMA63

a) Die Entscheidungskompetenz des Patentamts63

b) Die Anerkennung der Ermessensentscheidungen dutch die Gerichte65

4. Die Vorprlifung und ihr zahlenmaBiger Hintergrund66

Ⅱ. Die Abgrenzung der Unterscheidungskraft mit Hilfe des Freihalte-bedlirfnisses68

1. Die Beriicksichtigung des Freihaltebediirfnisses im Marken- gesetz68

a) Die einschrankenden Kriterien in Sec. 9 (1) (d) TMA68

b) Das Freihaltebediirfnis an Zeichenbestandteilen (Sec. 14 TMA)68

c) Das Freihaltebediirfnis in Sec. 8 TMA69

d) Zusammenfassung70

2. Die Auslegung der Unterscheidungskraft mit Hilfe des Frei-haltebediirfnisses71

a) Der Yorkshire case71

b) Der ?W.G.? case72

c) Der Perfection case73

d) Zusammenfassung74

3. Die Konkretisierung des Freihaltebediirfnisses als Leitlinie fiir die weitere Darstellung74

Ⅲ. Die Subsidiaritat der Verkehrsgeltung76

1. Die Ersetzbarkeit von Haus aus fehlender Unterscheidungskraft durch den Nachweis tatsachlicher Unterscheidungskraft76

2. Die Grenzen der Ersetzbarkeit (Perfection-Doktrin)78

3. Die Folgerungen aus der Perfection-Doktrin80

4. Zusammenfassung und Vergleich mit der deutschen Marken?praxis zu § 4 Abs. 3 WZG81

Ⅳ. Qualitative Unterschiede in der Unterscheidungskraft beim An-spruch auf Eintragung in Teil A und Teil B82

1. Abgrenzungsversuche zu den Kriterien ?Unterscheidungs_ kraft? und ?Unterscheidungsfahigkeit?82

2. Das Freihaltebediirfnis als Ursache fiir die Abstufung83

3. Zusammenfassung86

Ⅴ. Das Kriterium der konkreten Unterscheidungskraft87

1. Die Einordnung der konkreten Unterscheidungskraft87

a) Die Abgrenzung vom Frelzeichen (mark in common use)87

b) Vorprlifungskompetenz und konkrete Unterscheidungskraft90

2. Der Anwendungsbereich der konkreten Unterscheidungskraft91

a) Die Drei-Marken-Regel91

b) Falle ohne besondere Beziehung des Anmelders zum In- haber des anderen Zeichens92

c) Die konkrete Unterscheidungskraft bei Agenten- und Konzernmarken94

aa) Die Agentenmarke94

bb) Die Konzernmarke96

3. Zusammenfassung97

Ⅵ. Die Vorpriifung der Bestandteile von Kombinationszeichen auf Unterscheidungskraft98

1. Die historische Entwicklung des Schutzrechtsverzichts fiir Markenbestandteile98

2. Gegenstand und Bedeutung des disclaimer101

a) Der Gegenstand des disclaimer101

b) Die praktische Bedeutung des disclaimer102

3. Sonstige Schutzrechtsverzichte (limitation)103

a) Die Beschrankung der Eintragung auf bestimmte Farb- gebungen103

b) Die territoriale Beschrankung des Anspruchs auf Eintra- gung104

4. Zusammenfassung und Kritik105

3. Kapitel Die Anforderungen an Unterscheidungskraft und Verkehrsgel?tung beim Anspruch auf Eintragung in Teil A des Markenregisters107

1 Die wegen ihrer von Haus aus vorhandenen Unterscheidungskraft eintragbaren Markengruppen107

A. Die prima facie unterscheidungskraftigen Wortmarken (Sec. 9 (1) (a)-(d) TMA)107

Ⅰ. Allgemeines zur Auslegung der in Sec. 9 (1) TMA zur Wort- marke enthaltenen Eintragungskriterien107

1. Inhalt und Bedeutung der Enumeration in Sec. 9 (1) (a)-(d) TMA107

2. Die Eigenstaadigkeit der einzelnen Kriterien und ihre restrik-tive Auslegung108

Ⅱ. Die eigenartig gestaltete Namensmarke (Sec. 9 (1) (a) TMA)109

1. Allgemeines109

2. Anforderuagen an die Eigenart der Namensmarke110

Ⅲ. Die Unterschrift als Wortmarke (Sec. 9 (1) (b) TMA)111

Ⅳ. Das erfundene Wort als Wortmarke (Sec. 9 (1) (c) TMA)111

1. Entstehung und Bedeutung des Vorpriifungskriteriums111

2. Die Vorziige des erfundenen Wortes als Warenzeichen113

3. Die Auslegung des Begriffs ?erfundenes Wort?113

a) Der Solio case113

b) Weitere Auslegungskriterien115

aa) Der Eboline case115

bb) Der Livron case115

cc) Weitere Einzelfalle116

c) Der Fortbestand als?erfundenes Wort?118

4. Zusammenfassung118

Ⅴ. Die Generalklausel fiir prima facie unterscheidungskraftige Wort-zeichen (Sec. 9 (1) (d) TMA)119

1. Inhalt und Bedeutung von Sec. 9 (1) (d) TMA119

2. Das Kriterium des ?unmittelbar beschreibenden Wortes?120

a) Praktische Bedeutung120

b) Die unmittelbar beschreibende Wirkung bei Worten des englischen Sprachgebrauchs122

aa) Abstufungen der unmittelbar beschreibenden Wirkung122

bb) Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben124

cc) Die Abgrenzung des unmittelbaren vom mittelbaren Bezug zur Ware128

dd) Lobend beschreibende Bezeichnungen130

c) Abgewandelte Worte des englischen Sprachgebrauchs134

aa) Das phonetische Aquivalent134

bb) Sonstige Abwandlungen135

d) Die unmittelbar beschreibende Wirkung bei der Kombi- nation beschreibender und abgewandelter beschreibender Worte138

aa) Die Kombination von Warenbezeichnungen, Beschaf?fenheits- und Bestimmungsangaben138

bb) Die Kombination von Beschaffenheits- und Bestim?mungsangaben mit allgemein beschreibenden Bezeich?nungen140

e) Die beschreibende Wirkung von Wortschopfungen (coined words)142

f) Zusammenfassung143

3. Das Kriterium ?nach ihrer gewohnlichen Bedeutung kein geographischer Name?144

Allgemeines144

Die Auslegung des Begriffs ?geographischer Name?146

aa) Der Magnolia case146

bb) Die Folgerungen aus dem Magnolia case147

cc) Abwandlungen geographischer Namen148

dd) Allgemeine geographische Hinweise149

c) Zusammenfassung149

4. Das einschrankende Kriterium ?nach ihrer gewohnlichen Be?deutung kein Beiname?150

a) Allgemeines150

b) Die Auslegung des Kriteriums ?Familienname?151

aa) Der Swallow case151

bb) Die Eintragungspraxis nach dem Swallow case151

cc) Abwandlungen von Familiennamen152

c) Kritik am Kriterium des Familiennamens152

B. Die iibrigen von Haus aus unterscheidungskraftigen Zeichen . (Sec. 9 (1) (e) TMA)154

Ⅰ. Sec. 9 (1) (e) TMA als einschlagige Generalklausel154

1. Die Anwendbarkeit der Generalklausel154

2. Grundsatze bei der Vorpriifung auf von Haus aus vorhandene Unterschei dungs kraft156

a) Verfahrensgrundsatze156

b) Die MaBstabe fur das prima facie-Urteil156

Ⅱ. Die Konkretisierung des Freihaltebediirfnisses beim Anspruch auf Eintragung nach der Generalklausel157

1. Wortzeichen157

2. Bildzeichen158

a) Allgemeines158

b) Die Ubertragbarkeit der Kriterien in Sec. 9 (1) (d) TMA159

aa) Das unmittelbar beschreibende Bildzeichen159

bb) Das als geographischer Hinweis freihaltebedlirftige Bildzeichen162

c) Zusammenfassung162

3. Aus Buchstaben und Zahlen gebildete Zeichen162

a) Allgemeines162

b) Das Freihaltebedlirfnis an Initialen und vergleichbarea Kombinationen164

aa) Der ?W.G.?case164

bb) Die Markenpraxis nach dem ?W.G.? case165

c) Abwandlungen von Buchstabenkombinationen166

aa) Phonetische Aquivalente166

bb) Buchstaben-Designs166

d) Zusammenfassung167

4. Kombinationszeichen167

a) Allgemeines167

b) Beispiele eingetragener Kombinationszeichen168

aa) Der Diamond-T case168

bb) Der Mackenzie case169

c) Zusammenfassung169

2 Die beim Nachweis tatsachlicher Unterscheidungskraft eintragbaren Markengruppen170

Ⅰ. Die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft170

1. Die Bedeutung der Zeichenbenutzung fiir die Interessenabwa- gung beim Anspruch auf Eintragung170

2. Anforderungen an die tatsachliche Unterscheidungskraft171

a) Die im Perfection case aufgestellten Grundsatze171

b) Die Interessenabwagung des Perfection case im Vergleich zu§4Abs.3WZG173

3. Die anspruchsbegriindende Wirkung der tatsachlichen Unter-scheidungskraft bei einzelnen Markengruppen173

Beschfeibende Wortzeichen173

aa) Grenzfalle zu Sec. 9 (1) (d) TMA174

bb) Der Sheen case174

cc) Der Gramophone, Shredded Wheat und Bowden-Wire case176

dd) Der Diamine case uad die Perfection-Doktrin177

b) Lobende und allgemein beschreibende Bczeichnungen179

c) Buchstabenzeichen181

d) Geographische Namen182

e) Familiennamen184

f) Bild- und Kombinationszeichen187

Ⅱ. Tatsachliche Unterscheidungskraft aufgrund sonstiger Umstande188

1. Die Einordnung des Kriteriums ?sonstige Umstande?188

2. Inlandische Sachverhalte als ?sonstige Umstande?188

3. Auslandische Sachverhalte als ?sonstige Umstande?189

Ⅲ. Zusammenfassung und Kritik191

4. Kapitel Die Anforderungen an Unterscheidungskraft und Verkehrs?geltung beim Anspruch auf Eintragung in Teil B des Markenregisters195

1 Die wegen ihrer von Haus aus vorhandenen Unterscheidungsfahigkeit eintragbaren Markengruppen195

Ⅰ. Allgemeines195

Ⅱ. Die Unterscheidungsfahigkeit von Wortzeichen196

1. Beschreibende Worte196

a) Worte der englischen Sprache196

b) Wortneubildungen197

c) Abwandlungen von beschreibenden Worten197

2. Geographische Namen199

3. Familiennamen199

4 Mit Familiennamen gebildete Wortverbindungen200

Ⅲ. Die Unterscheidungsfahigkelt von Kombinationszeichen201

1. Buchstaben-Bildkombinationen201

2. Die?blank space mark?202

Ⅳ. Zusammenfassung203

2 Die beim Nachweis tatsachlicher Unterscheidungskraft eintragbaren Markengruppen204

Ⅰ. Die Zeichenbenutzung beim Anspruch auf Eintragung in Teil B204

Ⅱ. Unterscheidungsfahigkeit aufgrund?sonstiger Umstande?205

Ⅲ. Zusammenfassung206

5. Kapitel Die Bedeutung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim eingetragenen Warenzeichen207

1 Die Bin dungs wi r kun g der Eintragung fiir Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung207

Ⅰ. Die Einordnung det Bindungswirkung207

Ⅱ. Die Bindungswirkung im britischen Markenrecht209

1. Die Bindung an die Entscheidung der Eintragungsbehorde209

2. Die Vermutung fiir ausreichende Unterscheidungskraft210

a) Die Eintragung als prima facie-Beweis fiir ausreichende Unterscheidungskraft (Sec. 46 TMA)210

b) Die Starke des prima facie-Beweises210

3. Die Unanfechtbarkeit der in Teil A eingetragenen Marke211

a) Voraussetzungen und Wirkungen der Unanfechtbarkeit211

b) In der Unterscheidungskraft begriindete Ausnahmen212

Ⅲ. Zusammenfassung213

2 Die Bedeutung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung fiir den sachlichen Schutzbereich213

Ⅰ. Allgemeines213

Ⅱ. Das in Teil A eingetragene Warenzeichen215

1. Die Abhangigkeit der Verwechslungsfahigkeit vom Grad der Unterscheidungskraft215

a) Die Anerkennung einer Hierarchie der Marken (Regimental case)215

b) Folgerungen aus der Anerkennung einer Hierarchie der Marken217

2. Weitere Kriterien fiir die Abgrenzung der Verwechslungs- gefahr mit Hilfe der Unterscheidungskraft218

a) Der Vorrang der Charakteristika des Zeichens218

b) Charakteristika beim Wortzeichen219

3. BenennendeWesensbestandteileundVerwechslungsgefahr220

a) Der June case220

b) Der BP case222

4. Der Motivschutz im formellen britischen Zeichenrecht223

5. Mittelbare Verwechslungsgefahr bei der Nachahmung starker Zeichen224

6. Die Bedeutung der Unterscheidungskraft beim Elementen-schutz225

7. Schwachung und Verlust der Unterscheidungskraft226

a) Schwachung der Unterscheidungskraft226

b) Umwandlung eines Wortzeichens zur Wareabezeichnung227

8. Zusammenfassung229

Ⅲ. Das in Teil B eingetragene Warenzeichen230

6. Kapitel Die Mittel zur Feststellung von Unterscheidungsktaft und Ver?kehrsgeltung233

1 Allgemeines233

2 Die Bedeutung von Nachschlagewerken fiir die Abgrenzung des Frei-haltebedurfnisses234

3 Mittel fiir den vollen Nachweis von Unterscheidungskraft und Ver?kehrsgeltung235

Ⅰ. Schriftliche oder eidliche Erklarungen235

Ⅱ. Zeugenvemehmungen236

Ⅲ. Geschaftsunterlagen als Sonderform des Urkundenbeweises237

Ⅳ. Die Meinungsumfrage237

4 Zusammenfassung238

Zipeiter Teil Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung im JLartham Trademark A.ct der USA. von 1946241

7. Kapitel Die Beschrankung der Darstellung auf den Lanham Act243

1 Der Anwendungsbereich des Lanham Act243

2 Die praktische Bedeutung des Lanham Act244

8. Kapitel Die Einordnung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim Anspruch auf formellen Zeichenschutz245

1 Der formelle Zeichenbegriff als allgemeines materielles Vorprufungs-kriterium245

Ⅰ. Der Inhalt des formellen Zeichenbegriffs245

1. Die gesetzliche Umschreibung (Sec. 45 L.A.)245

2. Die Auslegung durch die Markenpraxis246

a) Die restriktive Auslegung der alteren Markenpraxis246

b) Die Erweiterung des formellen Zeichenbegriffs in Sec. 45 L.A. durch die Markenpraxis246

aa) Die Einbeziehung von Slogans246

bb) Die Einbeziehung von Behaltern und Produktformen247

c) Sears and Compco? und der formelle Zeichenbegriff249

aa) Der Inhalt von ?Sears and Compco?249

bb) Keine Ubertragung von ?Sears and Compco? auf das Markenrecht250

3. Zusammenfassung251

Ⅱ. Die Einbeziehung von Zeichenbestandteilen in die Vorpriifung252

2 Die Bedeutung des geteilten Markenregisters253

9. Kapitel Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim Anspruch auf Eintragung in das Hauptregistex255

1 Die Systematik der Vorpriifung auf Unterscheidungskraft und Ver?kehrsgeltung255

Ⅰ. Der Gegenstand der Vorpriifung255

1. Die Vorpriifung existenter common law-Markenrechte255

a) Der Vorpriifungsgegenstand nach Sec. 2 L.A255

b) Die Vorprxifungskompetenz nach Sec. 2 L.A257

2. Der Erwerb von vorprufbaren common law-Markenrechten258

a) Erstbenutzung oder Erwerb eines secondary meaning258

b) Erstbenutzung bei Sec. 1 L.A260

3. Die Subsumierbarkeit als unterscheidungskraftiges Waren- zeichen (Sec. 2 L.A.)261

a) WarenzeichenmalBige Wirkung261

b) Nach der Praambel in Sec. 2 L.A. nicht schutzfahige Zeichen262

aa) Illustrative Bildzeichen, lobende Bezeichnungen und Verpackungen262

bb) Zahlen und Buchstabenzeichen262

cc) Freizeichen263

Ⅱ. Die speziellen Vorprlifungskriterien (Sec. 2 (e) und 2 (f) L.A)264

1. Die Konkretisierung des Freihaltebediirfnisses in Sec. 2 (e) L.A.264

2. Die Oberwindbarkeit des Freihaltebediirfnisses und der fehlen- den Unterscheidungskraft (Sec. 2 (f) L.A.)265

Ⅲ. Die Bedeutung von Prajudizien im Vorprufungsverfahren267

Ⅳ. Die Bedeutung der benannten Vofprufungskriterien fiir Neu-anmeldungen267

Ⅴ. Zusammenfassung268

2 Die Auslegung der Kriterien des Freihaltebediirfnisses in Sec. 2 (e) L.A269

Ⅰ. Das beschreibende Zeichen (Sec. 2 (e) (1) L.A269

1. Die gesetzliche Umschreibung269

a) Der Wortlaut von Sec. 2 (e) (1) L.A269

b) Die Entstehung von Sec. 2 (e) (1) L.A270

2. Nur beschreibende? Wortzeichen272

a) G attungsbezeichnungen und Warennamen272

aa) Existente Gattungsbezeichnungen fremder Sprachen272

bb) Neugebildete Warenbezeichnungen274

b) Sonstige ?nur beschreibende? Angaben275

aa) Beschaffenheits-und Herkunftsangaben (character of the goods)275

bb) Bestimmungsangaben277

c) Abwandlungen von ?nur beschreibcnden? Bezeichnungen278

aa) Die altere Markenpraxis278

bb) Die neuere Markenpraxis279

cc) Das Kriterium der Verwechslungsgefahr und die Aus?legung von Sec. 2 (e) (1) L.A281

d) Die Abgrenzung vom suggestiven Wortzeichen283

aa) Begriff und Bedeutung des suggestiven WortzeicKens283

bb) Die lobende Bezeichnung284

cc) Existente Worte als suggestive Zeichen286

dd) Wortkombinationen als suggestive Zeichen288

ee) Unechte Wortkombinationen als suggestive Zeichen290

e) Das falsch oder tauschend beschreibende? Wortzeichen291

f) Zusammenfassung293

3. Das Kriterium nur beschreibend beim Slogan295

4. Das nur beschreibende? Bildzeichen296

5. Sonstige nur beschreibende Zeichen298

6. Zusammenfassung299

Ⅱ. Das geographisch beschreibende? Zeichen (Sec. 2 (e) (2) L.A.)299

1. Allgemeines299

2. Das geographisch kennzeichnende Wortzeichen301

a) Hauptsachlich geographisch kennzeichnende Worte301

aa) Die Einschankung ?hauptsachlich301

bb) Der Name der Ursprungsstatte oder des Herstellungs-orts302

cc) In sonstiger Weise hauptsachlich geographisch kenn zeichnende Worte304

dd) Mehrdeutige Worte306

b) Geographisch falsch oder tauschend? kennzeichnende Worte307

c) Die suggestiv wirkende geographische Bezeichnung307

aa) Die phantasievolle Benutzung geographischer Bezeich nungen307

bb) Geographische Bezeichnungen ohne hauptsachlich geographisch kennzeichnende Wirkung308

3. Das geographisch kennzeichnende Bildzeichen309

4. Zusammenfassung309

Ⅲ. Im wesentlichen nur ein Familienname (Sec. 2 (e) (3) L.A310

1. Allgemeines310

2. Die Auslegung von im wesentlichen nur ein Familienname312

a) Der in Alleinstellung beanspruchte Familienname312

aa) Der Rivera case312

bb) Die Anwendung des Rivera case314

b) Familiennamen als Zeichenbestandteil315

3. Zusammenfassung315

3 Die beim Nachweis von Verkehrsgeltung eintragbaren Warenzeichen (Sec. 2 (f) L.A.)316

Ⅰ. Die Abgrenzung des Anspruchs auf Eintragung nach Sec. 2 (f) L.A316

1. Das Kriterium der Unterscheidungskraft in Sec. 2 (f) L.A316

2. Die Abgrenzung des Anspruchs auf Eintragung nach Sec. 2(f) L.A. und nach Sec. 2 (d) L.A. (concurrent use)318

Ⅱ. Die Anforderungen an den Nachweis von Unterscheidungskraft in Sec. 2 (f) L.A.)321

1. Der in Sec. 2 (f) L.A. vorgesehene prima facie-Beweis321

a) Der Inhalt des prima facie-Beweises321

b) Vorteile und Grenzen der Beweisregel322

2. Der Nachweis unabhangig von der Beweisregel324

a) Allgemeine Anforderungen324

b) Die MaBgeblichkeit inlandxscher Sachverhalte326

Ⅲ. Die Grenzen der Eintragbarkeit nach Sec. 2 (f) L.A327

1. Allgemeines327

2. Beschreibende Wortzeichen327

a) Glatt beschreibende Angaben327

aa) Der Custom-Blended case327

bb) Der Official und der Certified case328

b) Warenbezeichnungen und vergleichbare Wortpragungen329

aa) Der Sudsy case329

bb) Der Halushka case330

cc) Der Superwaterfinish und der Automatic-Radio case 331 dd) Weitere Beispiele aus der Eintragungspraxis332

3. Hauptsachlich geographisch kennzeichnende Wortzeichen334

4. Lobende Bezeichnungen und Slogans335

5. Behalter, Produktformen und Farbdesigns337

a) Behalter337

b) Produktformen337

aa) Funktionale Produktformen (Der Deister case)337

bb) Die Markenpraxis nach dem Deister case341

c) Farbdesigns342

Ⅳ. Zusammenfassung343

10. Kapitel Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung beim Anspruch auf Eintragung in das Erganzungsregister347

1 Das Vorpriifungskriterium der Unterscheidungsfahigkeit347

Ⅰ. Begriff und Bedeutung (Sec. 23 L.A.)347

Ⅱ. Das Erfordernis einjahriger Benutzung348

2 Die Anforderungen an die Unterscheidungsfahigkeit348

Ⅰ. Nach Sec. 23 L.A. eintragbare Zeichen348

Ⅱ. Die Anforderungen bei Wortzeichen, Slogans und Produktformen349

3 Zusammenfassung351

11. Kapitel Die Bedeutung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung bei im Hauptregister eingetragenen Zeichen353

1 Die Bindungswirkung der Eintragung zu Fragen der Unterscheidungs?kraft nach Sec. 2 L.A353

Ⅰ. Der prima facie-Beweis der Eintragung fiir ausreichende Unter scheidungskraft (Sec. 7 (b) L.A.)353

1. Die Einordnung von Sec. 7 (b) L.A.353

2. Der Umfang der Bindungswirkung354

a) Die Bindungswirkung in Loschungsverfahren354

b) Die Bindungswirkung in Widerspruchs- und Verletzungs- verfahren355

Ⅱ. Die Unanfechtbarkeit und VerstoBe gegen Sec. 2 L.A357

2 Die Bedeutung von Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung fiir den Umfang des sachlichen Schutzbereichs357

Ⅰ. Allgemeines357

1. Die Umschreibung des sachlichen Schutzbereichs in Sec. 2 (d) und Sec. 32 (1) (a) L.A357

2. Die Ableitung der Verwechslungsgefahr aus dem common law358

Ⅱ. Der EinfluB der Unterscheidungskraft auf die Warengleichartig-keit360

1. Die Markenpraxis vor dem Lanham Act360

a) Die Warengleichartigkeit nach Sec. 16 Markengesetz (1905)360

b) Die Auslegung des Kriteriums ?wesentlich iibereinstim-mende Eigenschaften360

2. Die Gesetzesanderung durch Sec. 32 (1) (a) L.A362

a) Die Motive fiir die Streichung eines Kriteriums fur dit Warengleichartigkeit362

b) Die friihe Markenpraxis zum Lanham Act363

aa) Der Sunkist case363

bb) Der Johnson case365

c) Die Aunt-Jemima-Doktrin in der neueren Markenpraxis366

aa) Die Markenhierarchie als Abgrenzungskriterium366

bb) Der Kiki case368

cc) Der Black Label und der Black and White case368

dd) Der Johnnie Walker und der Aloe Creme case369

d) Die Warengleichartigkeit beim schwachen Zeichen371

aa) Haufig drittbenutzte Zeichen371

bb) Freihaltebedurftige Zeichen372

3. Zusammenfassung374

Ⅲ. Der EinfluB der Unterscheidungskraft auf die Zeichenverwechs-lungsfahigkeit376

1. Die Kriterien fur die Zeichenverwechslungsfahigkeit376

2. Beispiele zur Zeichenverwechslungsfahigkeit378

a) Die Zeichenverwechslungsgefahr bei Wortzeichen378

aa) Der Uneeda und der LaTouraine case378

bb) Der Vita-Slim case379

cc) Der Chat Noir und der National case380

b) Die Zeichenverwechslungsgefahr bei Bildzeichen380

c) Die Zeichenverwechslungsgefahr bei secondary meaning- Marken382

d) Der Elementenschutz382

aa) Allgemeines382

bb) Die Coca-Cola cases383

cc) Der Nescafe case383

dd) Die Aloe cases384

3. Zusammenfassung385

Ⅳ. Die Umwandlung eines Wortzeichens zur Warenbezeichnung und ihre Auswirkung auf den sachlichen Schutzbereich386

1. Die Umwandlungsproblematik und der Schutzbereich386

a) Die gesetzlichen Grundlagen386

aa) Die Loschung von zu Warenbezeichnungen geworde-nen Wortzeichen (Sec. 14 (c) L.A.)386

bb) Sec. 33 (b) (2) und die Einschrankung des Schutz-bereichs387

b) Die Singer-Doktrin und die Umwandlung zur Waren-bezeichnung388

2. Die Einschrankung des Schutzbereichs bei der Umwandlung zvlx Warenbezeichnung390

a) Die Markenpraxis vor dem Lanham Act390

aa) Der Aspirin case390

bb) Der Cellophane case391

b) Die Markenpraxis nach dem Inkrafttreten des Lanham Act392

aa) Die Modifizierung durch den Polaroid case392

bb) Der restriktive Zeichenschutz im Thermos case393

3. Kritik an der amerikanischen Markenpraxis zur Umwand?lungsproblematik395

3 Die Bedeutung der Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) fiir denortlichen Schutzbereich399

Ⅰ. Der ortliche Schutzbereich vor dem Lanham Act399

Ⅱ. Der ortliche Schutzbereich nach dem Inkrafttreten des Lanham Act400

1. Die constructive notice in Sec. 22 L.A400

2. Der Sterling case401

3. Der Dawn case401

4. Die Bestatigung des Dawn case in der Markenpraxis403

5. Kritik an der restfiktiven Auslegung des ortlichen Schutz- bereichs403

12. Kapitel Die Mittel zur Feststellung von Unterscheidungskraft und Vei-kehrsgeltung405

1 Allgemeines405

2 Nachschlagewerke405

Ⅰ. Die Anerkennung von Nachschlagewerken als Beweismittel405

Ⅱ. Nachschlagewerke im Eintragungsverfahren406

Ⅲ. Nachschlagewerke im Verletzungsverfahren408

3 Die eidesstattliche Versicherung (affidavit)408

4 Die Meinungsumfrage409

Ⅰ. Die Meinungsumfrage in der Markenpraxis409

1. Die Meinungsumfrage im Eintragungsverfahren409

2. Die Meinungsumfrage im Verletzungsverfahren410

Ⅱ. Die Befiirwortung der Meinungsumfrage in der Literatur411

5 Zusammenfassung412

Ausblick415